在科技产业界，随着市场竞争日趋激烈，专利侵权诉讼战火也愈来愈多，业绩火红的厂商更成为众所觊觎的对象。

 

由于诉讼后续产生的负面效果多于正面，当企业被告侵权时，除了争讼、和解付授权金外，还有其它方法可以防范侵权诉讼的产生吗？近来，许多企业在被告之初，开始运用美国专利商标局（USPTO）的复审（reexamination）制度作为反击，让原告的专利无效，除了保障自身安全，也展现被告不愿被欺负的态度。

 

美国专利复审制度，也有人称为专利举发程序，主要是应用于法院诉讼外的另一种解决专利有效性争议的方法。这个制度分为两种，一为单方复审程序（Ex parte Reexamination），另一为双方复审程序（Inter partes Reexamination）。

 

单方复审程序（Ex parte Reexamination）

 

首先，简单介绍一下单方复审程序。单方复审程序于1981年开始生效，至今已经实施近40年了。主要特色是任何人（包含专利权人）都可以针对已经公告的专利案，选用此程序提出对权利要求的复审请求。

 

而单方复审程序之所以叫单方，就是在请求人提出书面说明，申请复审后，专利权人可回应请求人的说明，而请求人也可针对专利权人的回复，提出回应，之后，请求人就再也无法介入复审程序，参与复审的人仅限于专利权人与USPTO的审查委员。

 

USPTO中负责审查单方再审的部门是中央复审单位 (Central Reexamination Unit)。单方再审由三名资深审查员组成的合议组执行。

 

 

双方复审程序（Inter partes Reexamination）

 

由于单方复审程序无法让复审请求人充分参与整个过程，因此在1999年，美国国会通过双方复审程序，并于2000年生效，但此程序仅适用于申请日为或晚于1999年11月29日的已公告专利。

 

双方复审程序与单方复审程序最大的不同就是，双方复审请求人可以在专利权人每次提出说明后，做出回应，全程参与审查程序，但是单方复审程序的请求人仅有一次答辩的机会。

 

另外，双方复审价格也高于单方复审程序。若企业主认为该专利影响公司甚巨，就应考虑选择使用双方复审程序，虽然价格较高，但可以介入的程度也较深。

 

单方再审程序中，任何人（包括专利权人）在专利授权之后任何时间均可向USPTO提出单方再审请求，挑战专利权的有效性。单方再审程序启动后，请求人不能再参与其后续程序。单方再审的证据类型限于“先前专利和公开出版物”，而无效理由是基于对专利新颖性和非显而易见性提出质疑；美国专利商标局（USPTO）受理条件是“有关可专利性的实质性新问题”（substantial new question of patentability，SNQ）。

 

专利再审决定具有终局性，申请人不可上诉。此外，请求人可以匿名提起该程序。创设再审程序初期，由于担心再审请求人滥用权利，因此限制了申请人参与再审的程度。但单方再审所具有的仅有专利权利人单方参与的本质在很大程度上使得实践中再审请求人对这一制度的使用非常有限。

 

为了弥补这一缺陷，之后又规定了双方再审程序，与单方再审参与程度受限不同，双方再审的申请人可以在每一次专利权人作出答辩时对专利权效力发表一次意见。但双方再审也存在以下一些问题：第一，提出双方再审的理由仅限于专利新颖性和非显而易见性；第二，证据类型仅限于在先专利和书面出版物；第三，禁止反言规则。这一原则要求无效请求人及其关系人不能在随后的相关民事诉讼中，以审查过的相同理由再度挑战专利权有效性。

 

美国专利复审制度的另一个特色是，所有的申请都是针对该专利与前案文献书面审查方式进行，而且需注意的是USPTO审查过的文件，如以相同之事实与理由，不可在法院诉讼程序中使用。

 

随后附上美国专利法中关于复审制度的主要内容：

 

美国专利法中申请复审有两类：

 

1．单方复审（Ex parta reexamination）——相关法律条文详见35U.SC §§301-307。

2．双方复审（Inter partes Reexamination）——相关法律条文详见35U.SC §§311-318。

 

单方复审是1980年加入专利法，并于1984年及1994年进行过修订。

具体要求如下：

 

（1） 任何人，专利拥有者， 侵权者，可能侵权者或任何第三方都可提出，官费US$2,520。复审申请人可以匿名形式进行。

 

（2） 要求复审理由，必须提出当初专利审查中没有引用到的早先相关文件(Prior art), 限于专利或印刷发表刊物，这些文件与专利核准范围有极大相关性。申请复审理由不包括下列理由:如果是质疑是否是正确发明人，是否提出最好组成（Best mode）及是否在提出申请的一年前已经在市场上贩卖。

 

（3） 提出复审申请三个月后， USPTO 必须做出决定，复审的理由是否充分重要(substantial question)。如是则会接受申请，复审进入下一阶度。如果决定不受理，申请人没有申诉机会。

 

（4） 接受复审申请后，USPTO会通知专利拥有人这复审要求及原因, 专利拥有人至少有二个月时间可以根据新提出的早先相关文件提出答辩或修改专利项目， 在专利拥有人提答辩两个月内复审申请人可以针对其答辩或修改提出反驳意见， 而在ex parta复审过程中，复审申请人也只参与到这一步。

 

（5） 接下来， 专利复审的审查员会按一般专利审查方式来审核新的prior art与专利之间关系。

 

（6） 如果专利拥有人对复审结果不满意， 可以向USPTO专利上诉委员会提出上诉， 如对上诉委员会判决不满意， 可以再向联邦法院提出诉讼， 而复审申请人没有上诉权利。

 

（7） 复审结案后， USPTO 会颁发复审证书给专利拥有人， 证书中会列出对这专利复审结果， 包括修改部分或维持原来。

 

在1992-1994年，美国专利局与日本专利局经过多年研商，提出inter partes 复审的程序，并在1999年通过的美国发明人保护法案(AIPA)中通过35U.SC §§311-318。

双方复审的具体规定如下：

 

（1） 只适用于在1998年11月29日以后申请的案例，并不包括1999年11月29日以后提出的继续(continuation)或部分继续申请案是个疑问。

 

（2） 任何人皆可提出这复审申请，官费US$8,800. 专利局局长在接到申请三个月内决定申请案是否提出新的重要与专利相关疑问(substantial new question of patentability)，如不受理，退US$7,970。复审申请人不得以匿名形式进行。

 

（3） 与ex parta不同，inter partes复审申请人在复审过程中一直参与。对于专利拥有人所有答辩及修改，申请人在接到通知后， 一个月内提出对其响应。

 

（4） 对复审结果不满意， 专利拥有人及申请人都可向专利上诉委员会上诉， 但对上诉委员会的判决，只有专利拥有人可以向联邦法院上诉。

 

（5） 同一复审申请者对同一专利只能提一个inter partes申请案。

 

（6） 一进入复审过程，双方都不能撤回。

 

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